在上一篇文章《浅议中美专利法差异 （一） ——由中美贸易战引发的思考》中，作者主要讨论了中美两国关于专利侵权赔偿和专利权保护方式的异同，在本文中，作者将进一步对中美专利法关于专利适格性，即两国法律对于何种发明创造能被授予专利的规定进行介绍。

1.成文法关于专利适格性的原则性规定

美国专利法中关于专利适格性的规定主要体现在美国专利法第101条：

 “任何人发明或发现任何新颖而实用的方法、机器、产品、组合物，或其任何新颖而实用的改进，只要符合本法规定的条件和要求，就可以获得专利。”

（35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.）

2.判例法对于专利适格标准的调整

根据上述规定，美国可被授予专利权的发明创造包括四种类型：方法、机器、产品和组合物。另外，根据美国长期以来的司法判例，自然规律（laws of nature），自然现象（natural phenomenon）和抽象思想（abstract ideas）是适格专利的例外。

美国联邦法院在2005年之后，基于对科技工具、公共政策和应对专利流氓的考量，将之前通常可作为授权主题的商业方法、疾病诊断/检测方法和分离的基因片段等极大排除在可授权主题的范围之内[1]，近几年来，美国联邦最高法院对于Bilski, Mayo, Myriad 和Alice案的判决，对专利适格性的法律规定产生了重大影响并引发了大量的公众讨论[2]。下面我们将对上述四个判例做一下简要介绍：

1.Bilski 案[3]

美国联邦最高法院于2010年做出Bilski案的判决，在分析专利的适格性时，最高法院阐述了U.S.C§101规定的四种独立的发明类别（方法、机器、产品或组合物），也重申了司法先例中的三项例外。在该案中，联邦最高法院否认了联邦上诉巡回法院于1998年在State StreetBank 案中将“机器或转换测试”（即必须是与一特定机器或装置搭配在一起，或必须将某一特定对象转换为另一种不同状态或东西）作为认定方法是否为适格专利的唯一标准的观点，认为请求人的方法专利仅仅描述了通过通用的计算机来执行中间结算的概念，不足以将抽象的思想转换为适格的专利。

2.Mayo 案[4]

在Mayo案中，法院在划分专利适格性的标准时引入了一个两步走的判断方法：第一步：判断权利要求是否涉及适格专利的例外（即自然规律，自然现象或者抽象思想）；第二步：如果涉及适格专利的例外，则进一步判断除简单描述上述的自然关系之外，权利要求中是否有其他元素（additional elements），该其他元素单独或组合足以把权利要求的性质转变为适格的专利客体。（whether additional elements considered separately or as anordered combination “transform the nature of the claim”into “a patent-eligible application” of the judicial exception.）

3. Myriad案[5]   

随后的Myraid案涉及的权利要求是针对“一种增加乳腺癌患病风险的可分离DNA以及由RNA中产生的一种合成cDNA（complementary DNA）”授予专利，联邦最高法院认为“发现基因的位置以及将其与周围的遗传物质分开并不能使该基因具有可专利性”。但cDNA因其“与自然界中发现的任何特征明显不同”而可以成为适格的专利。

4.Alice 案[6]

最后在Alice案中，联邦最高法院重申了Mayo案中的两步法，首先法院认为该案中的权利要求类似于一种“及时清算”的抽象思想，在进行第二步的评估时，法院审核了权利要求中的要素，是否这些要素“单独或者作为一个组合”能够使权利要求的性质转换为一个可专利化的专利申请。法院得出的结论是，仅仅通过一般的计算机执行并没有将抽象思想转变为适格的专利。

下图为Mayo和Blisk案中的二步法图解：

（上图来源：《关于美国专利法第101条可专利性的最新消息》，作者：美国长盛律师事务所 李丹，文章链接：https://bbs.mysipo.com/thread-105657-1-1.html ）

由此可见，美国的成文法中对于可授予专利权客体的规定是比较宽松的，而通过判例法对于专利适格性的宽严标准予以调整，以适应社会发展的需求，有效发挥了判例法能及时调整适应社会需求之专利制度的优势。

相比于美国通过成文法+判例法对专利适格的范围进行调整的做法，中国专利法主要通过对适格专利进行定义+对不适格专利予以排除的方法对可授予专利权的客体进行界定。

1. 对可授予专利权的客体的定义 

中国《专利法》第2条规定：

“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”

2.对不可授予专利权客体的排除 

中国专利法通过第5条和第25条的规定对不可授予专利的客体进行了排除。

《专利法》第5条规定：

“对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。”

第五条主要将完成方式，内容或专利申请方式损害国家利益或公共秩序的发明创造排除在专利权的授予对象之外。

《专利法》第25条规定：对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发现；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物品种；

（五）用原子核变换方法获得的物质；

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

对于第(一)项，科学发现是指揭示自然界中已然存在的客观现象和规律，它没有提出解决技术问题的技术方案，因此本身就不能获得专利授权。

对于第(二)项，智力活动的规则和方法，由于其没有利用自然规律提出新的技术方案，因此不是专利法意义上的发明创造。

对于第(三)项，疾病的诊断和治疗方法不授予专利权，是出于我国出于国情考虑和政策衡量。

对于第(四)项，将动植物品种排除在外，一方面是出于对动物的人文关怀，另一方面，也是由于我国的生物技术相较发达国家比较落后，这样做可以防止发达国家对新型动植物新品种的使用形成垄断。

对于第(五)项，将原子核变换方法所获得的物质排除是由于其关系到国家利益，若是私人制造出相应的物质能够通过专利权对该技术形成垄断，则会对国家造成威胁。

对于第(六)项，排除平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计，是因为该项可以作为商标注册从而获得《商标法》和《反不正当竞争法》来规制。

由以上分析可以看出，目前中美两国关于专利适格性的规定可总结为：美国在成文法中对可授予专利权的范围做出了较为宽泛的规定，后又通过判例法对专利适格性的标准予以调整，确立了“两步法”的适格性评判标准；而我国主要采取成文法中定义加排除的方法来调整专利权的授权范围。造成中美两国这种差异的主要原因除了两国分属不同的法系之外，还与两国的公共政策和社会需求不同有关。两国都有必要对专利适格性的要求进行全面审视，以适应国内对于专利制度的发展需要。

参考文献：

[1]李新芝，秦海鸥《美国专利适格性审查标准探析》，[J]《知识产权》,2016年第6期，p116-122

[2]Patent eligible subject matter：Report on views and recommendations from the public by USPTO  p7

[3]Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).

[4]Mayo Collaborative Servs.v. Prometheus Labs., Inc., _U.S._, 132 S. Ct. 1289 (2012)

[5]Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., _U.S._, 133 S.Ct. 2107 (2013) 

[6]Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, _U.S._, 134 S. Ct. 2347 (2014)