当License-in遇到美国破产法典第365（n）条
作者：陆学忠 周路 尹洁 2022-09-07近年来，中国药企作为被许可方的License-in交易日益增多。在此类交易中，境内被许可方为了License-in协议履行通常需投入了大量的资源，或是其核心业务依赖于License-in许可的有效性和持续性。在这种情况下，境内被许可方除了需要考虑同类交易中的惯常条款，也需要考虑在境外授权方出现财务危机时的应对措施以避免许可方破产对其业务可能会造成灾难性的打击。由于市场上License-in交易适用美国法的较为常见，本文意在从美国破产法典第365（n）条规定本身出发，结合案例，对于第365（n）条的适用条件及范围进行明确，为适用于美国法的License-in协议的起草提出实务性的建议。
一、美国破产法及其第365（n）条简介
在美国，濒临破产的企业可以根据破产法第7章（Chapter 7-Liquidation）申请破产清算，也可以根据破产法第11章（Chapter 11-Reorganization）申请破产重组。后者旨在解决企业的财务困境，使其得以存续并维持经营，为了实现该目的，破产企业（债务人）通常可以自由选择是否要继续履行、转让或是拒绝履行待履行的合同。[1]但对于License-in协议而言，若作为债务人的知识产权许可方在破产程序中拒绝履行尚在履行中的许可协议，被许可方的利益可能会因此而受到较大损害[2]。 为了避免许可方将破产的损失和风险转嫁给被许可方，为了防止企业不再愿意依托技术许可开展业务，为了合理平衡许可方的重组利益与被许可方的合同利益，美国国会在破产法第11章之下增加了第365（n）条。该条在许可方破产情况下为被许可方提供了一个安全港，使其能够“无视”许可方对继续履行许可协议的拒绝。然而，鉴于破产重组“挽救”企业的天然使命，该等“无视”存在着诸多限制。
二、第365（n）条详解：保护作为债权人的被许可方
第365（n）条代表了美国破产法一般规则（即进入破产程序的债务人可以自由拒绝履行待履行的合同）的例外，保护作为债权人的许可方或分许可方免受债务人拒绝履行合同的不利后果的影响。 根据第365（n）条，当License-in协议被许可方拒绝履行时，被许可方有两种选择：（1）接受许可方的拒绝，许可协议终止；或者（2）拒绝许可方的拒绝，要求许可方继续履行许可协议。[3] （一）拒绝许可方的拒绝——保留许可 如果被许可方选择拒绝许可方的拒绝履行，则其可以继续使用被许可协议项下被许可的知识产权。但该等继续使用可能会受限于以下条件： 1、被许可方只能保留执行排他性条款的权利，但无法保留其根据其他非破产法律对许可协议的履行享有的任何其他权利[4] 在该等限制下，被许可方仅能要求许可方履行许可协议项下特定的排他性的知识产权义务，比如继续排他授予被许可方特定知识产权的使用许可。但无法要求许可方继续履行许可协议中的其他法定义务，比如要求被许可方提供药品审评审批等监管方面的配合，供应被许可产品或活性药物成分（API），协助和配合被许可方在许可领域内实施并维护被许可方专利等。 需注意的是，被许可方能保留的权利仅限于知识产权，而不包括其他权利。在Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology LLC一案中，美国破产法院指出，在拒绝知识产权许可合同时，被许可人的第365（n）条的选择仅适用于其对知识产权的权利，而不适用于其在待履行合同项下可能获得的任何其他权利。否则，第365（n）条所规定的狭义例外就会颠覆第365条的目的，任何待履行的合同都可以通过在其中插入知识产权许可而成为“拒绝履行证明”。如在本案中，产品经销权具有排他性的事实不允许当事人以第365（n）条有例外规定为由要求保留该等经销权。第365（n）（1）（B）条括号内提及“执行该等合同任何排他性条款的权利”系指“该等知识产权”。因此，与知识产权许可无关的排他性条款，例如本协议中的产品独家经销权，不受第365（n）条规定的保护。[5] 2、为保留对知识产权使用的权利，被许可方需继续支付许可费 在许可方拒绝知识产权许可后，选择继续使用知识产权的被许可方必须继续向许可方支付使用知识产权的使用费。[6]根据第365（n）条（2）（B）规定，知识产权被许可方“应在该合同有效期内和本条第（1）（B）段所述被许可方延长该合同的任何期限内支付该合同到期的所有许可使用费。” 许可协议中常会区分各种类型的费用，但法院在裁判时并不会完全遵循许可协议中所描述的费用类型进行判断。例如，在In re Prize Frize II案[7]中，法院认为，“许可使用费”一词应当被广义地解释为包括因被许可方实用知识产权而应付给许可方的任何款项，而不考虑许可协议中对具体费用的定性或描述。据此，法院驳回了被许可方要求仅根据其收入百分比支付许可协议定义的“许可使用费”的主张，要求被许可方继续支付许可协议中要求的固定的许可费。然而，法院进一步指出，如果许可协议规定许可费用是以许可方履行特定义务作为交换条件的，如保证、赔偿、维护、或升级义务，而许可方无需继续履行该等义务，那么被许可方应该被免于继续支付相应的许可费用。 3、仅被许可方“在破产程序开始前存在的”知识产权权益受到保护，被许可方对于未来知识产权的权益不受保护。 第365（n）（1）（B）条明确其保护的是被许可方“在破产程序开始前就已经存在的”对知识产权的权利。因此，即便许可协议涵盖了对尚未创造的知识产权的授权，但被许可方并不能主张根据第365（n）条保留对未来知识产权的利益。该条款旨在保护被许可方利益的同时，也无需加重许可方的义务。 正如在Szombathy v. Controlled Shredders, Inc.一案[8]中，法院指出，许可方没有义务向被许可方提供对许可方拥有专利的轮胎碎纸机的改进，因为它们是在许可方提出破产申请之日之后创建的，因此不属于破产财产的一部分。被许可方决定保留其对被许可版权或专利的权利，并不意味着许可方有义务更新知识产权，甚至如果License-in协议在许可方更新完知识产权之前完成，许可方无义务向被许可方提供知识产权的更新版本。如果被许可的知识产权正在创造过程中，例如部分完成的记录、书籍、电影或软件应用程序，若允许被许可方对未来的知识产权拥有权利，而被许可方很有可能最终无法通过支付许可费获得知识产权的最终版本，那第365（n）条给予被许可方权利保留就会形同虚设。 4、其他限制 （1）被许可方明确提出需要保留对知识产权许可的权利 如果被许可方选择根据许可协议保留并继续行使其对于知识产权的权利，则需要明确提出该等立场和主张。在In re EI International案件[9]中，法院认为，当被许可方未能在许可方拒绝履行知识产权许可时及时选择保留其权利，许可方的拒绝履行就将被推定为许可协议的终止，此时被许可方只有提出赔偿的权利。 （2）放弃其他索赔权 被许可方一旦选择了继续履行许可协议就意味着其放弃了可能的对破产财产的抵消权和任何行政索赔的权利。[10] （3）继续履行期限的认定 被许可方只能在协议约定的有效期以及被许可方依法延长的许可期限之内继续保有对知识产权的使用权。[11] （二）接受许可方的拒绝——协议终止 如果被许可方选择接受许可方的拒绝，其无权再使用被许可的知识产权，但许可方的拒绝可以被视为违约，被许可方可以通过向许可方要求损害赔偿的方式来弥补损失。但需要注意的是，根据第502(g)条[10]的规定，该等损害赔偿属于无担保债权，在破产中优先权相对较低，一般不会得到全额支付，为此，被许可方可能不得不进一步提起诉讼以确定其索赔金额。
三、第365(n)条的适用例外
（一）商标 第365（n）条仅适用于第101（35A）条[13]所定义的“知识产权”，具体而言，知识产权是指： （A）商业秘密； （B）受第35编保护的发明、工艺、设计、或植物； （C）专利申请； （D）植物品种； （E）受第17编保护的作者作品； （F）或受第17编第9章保护的面具作品。 值得注意的是，该条并未将“商标”纳入受第365（n）条保护的“知识产权”范围中。但是在In re Crumbs Bake Shop, Inc.案件[14]以及Sunbeam Prods., Inc. v. Chicago Am. Mfg., LLC案件[15]中，法院均为商标被许可方提供了第365(n)条下的保护，认为其有权继续使用商标。在Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC一案中，美国最高院虽然并未直接将商标纳入第365（n）条的保护范围，但其通过援引第365（g）条，认为在破产程序中拒绝履行合同与在非破产法领域拒绝履行合同一样，均不能撤销先前授予的权利。故许可方拒绝履行商标许可协议并不能终止被许可方继续使用该商标。[16]并且法院认为法律允许某些合同中被许可方能够在许可方拒绝履行合同后依旧保留许可权利，并不意味着在其他合同中被许可方就只能失去其许可权利。[17]所以，从实践出发，尽管美国破产法中的知识产权定义并不包含商标，在涉及商标的License-in协议中，被许可方也可以尝试将适用第365条写入许可协议，以期最大化地维护己方利益。 （二）美国以外的知识产权 根据上述第101（35A）条对“知识产权”的定义，外国专利和版权的被许可方可能无法被第365（n）条所保护。关于专利，美国破产法对知识产权的定义涵盖了受非破产法保护的任何“专利申请”以及“受第35编保护的发明、工艺、设计、或植物”。从表述上看较难判断这一定义是指事实上受第35编保护的财产（即在美国颁发的专利），还是可以指受第35编保护的“发明、过程、设计或植物”。法院至今并未明确这一点；然而，虽然立法历史上没有明确排除外国专利的意图，但大多数涉及该问题的法院似乎都认为外国专利不受第365（n）条的保护，尽管第365（n）条的立法意图是实现美国企业知识产权许可的稳定，而外国破产法也能够适用该条款显然更符合该意图的实现。
四、实务建议
综合上述美国破产法典第365（n）条的一般法律框架以及其对License-in协议的影响，在起草涉及美国知识产权的License-in协议时被许可方应特别注意以下几点，以确保被许可方在许可方申请破产时可以根据美国破产法典第365（n）条减轻任何随之而来的和潜在的不利经济干扰。 （一）在License-in协议中写明适用第365（n）条 明确使许可协议受到第365（n）条的约束是被许可方可以采取的最简单的弥补许可方破产带来的损害的措施。虽然该等明确适用可能并不具有决定性，而是会受到第365（n）条本身适用范围的限制。但如果出现各方对有关许可是否实际上受到第365（n）条的管辖存在争议，协议中有明确适用的条款可能是有说服力的证据。 （二）在License-in协议中明确续期条件及权利 如上所述，第365（n）条的保护仅限于在合同约定的期限内。因此，合同必须详细说明被许可方更新或延长许可的权利，使得被许可方至少在可预见的时间范围内都有权使用被许可的知识产权。 （三）在License-in协议中明确许可费用的组成 被许可方应确保许可协议分别明确适用于许可方授予知识产权许可和提供其他辅助服务（例如咨询服务、开发服务或其他服务）的费用。鉴于在许可方拒绝履行许可协议的情况下，被许可方保留继续使用许可的权利以支付合同中的许可使用费为代价，所以如果因许可本身产生的费用与与其他辅助服务的费用之间没有明确，被许可方可能会被要求支付所有的费用，即便其并未享受、也将无法享受该等辅助性的服务。 （四）向被许可方提供知识产权的所有改进和升级的权利 尽管第365（n）条免除了许可方在拒绝履行待履行协议后向被许可方提供技术的任何改进或发展的义务，但是美国破产法并不禁止当事人以合同的方式约定不同的条款和条件，只要该等约定得到公平对价的支持，包括被许可方的相应付款义务。法院可能对该等条款的可执行性持有不同意见，但是被许可方不得对该等条款作出任何让步。 （五）其他保护被许可方利益的手段 1、在License-in协议中写明违约金条款，根据第365（n）条的约定，在许可方拒绝履行的情况下，被许可方可以接受这种拒绝并向其索赔。在此情况下，违约金条款在最终弥补被许可方损失的同时，一定程度上也可以起到事先对于许可方做出拒绝履行的选择进行限制的效果。 2、在许可协议中要求许可方将被许可的知识产权转让给一个破产隔离实体。事实上，这种安排在融资方面很常见，也可以在破产领域内使用。 3、如果被许可方在谈判中处于比较强势的地位的话，其还可以要求获得被许可知识产权的有形载体（例如，源代码）。
注释 [1] 11 U.S.C. at § 365(a): Except as provided in sections 765 and 766 of this title and in subsections (b), (c), and (d) of this section, the trustee, subject to the court’s approval, may assume or reject any executory contract or unexpired lease of the debtor. [2] 为免疑义，本文仅讨论在许可方破产的情况下，美国破产法对被许可方的影响。即文中所提到的破产企业、债务人均指许可方。同时，根据《美国破产法》第1107(a)条，在破产程序中管理人或自行管理的债务人拥有同样的权利和义务，故本文在提及债务人时并不仅指破产企业、被许可方本身，而是包括其管理人（如有）。 [3] 11 U.S.C. at § 365(n)(1) [4] 11 U.S.C. at § 365(n)(1)(B) [5] Mission Prod. Holdings, Inc. v. Schleicher & Stebbins Hotels, L.L.C. (In re Old Cold, LLC) [6] 11 U.S.C. at § 365(n)(2)(B). [7] In re Prize Frize, Inc., 32 F.3d 426, (9th Cir. 1994). [8] See Szombathy v. Controlled Shredders, Inc., No. 97 C 481, 1997 WL 189314, at *3 (N.D. Ill. Apr. 14, 1997) [9] In re EI International, 123 B.R.64, 67(Bankr. D. Idaho 1991). [10] 11 U.S.C. at § 365(n)(2)(C). [11] 11 U.S.C. at § 365(n)(4)(A). [12] 11 U.S.C. at § 502(g): A claim arising from the rejection, under section 365 of this title or under a plan under chapter 9, 11, 12, or 13 of this title, of an executory contract or unexpired lease of the debtor that has not been assumed shall be determined, and shall be allowed under subsection (a), (b), or (c) of this section or disallowed under subsection (d) or (e) of this section, the same as if such claim had arisen before the date of the filing of the petition. [13] 11 U.S.C. at § 101(35A)：The term “intellectual property” means—(A) trade secret;(B) invention, process, design, or plant protected under title 35;(C) patent application;(D) plant variety;(E) work of authorship protected under title 17; or(F) mask work protected under chapter 9 of title 17;to the extent protected by applicable nonbankruptcy law. [14] In re Crumbs Bake Shop, Inc., 522 B.R. 766 (Bankr. D.N.J. 2014). [15] Sunbeam Prods., Inc. v. Chicago Am. Mfg., LLC, 686 F.3d 372 (7th Cir. 2012). [16] Mission Product Holdings Inc. v. Tempnology LLC,587 U.S. (2019): Because rejection 'constitutes a breach,' §365(g), the same consequences follow in bankruptcy. The debtor can stop performing its remaining obligations under the agreement. But the debtor cannot rescind the license already conveyed. So the licensee can continue to do whatever the license authorizes. [17] See, Mission (Products) Accomplished: Trademark License Not Rescinded Upon Rejection in Bankruptcy, at Holland & Knight Alert, 2019.
